動態(tài)與觀點
案情介紹
案外人疏博（上海）公司在第25類服裝等商品上注冊了“全波段”商標(biāo)，并于2019年許可素湃科技（上海）有限公司使用。
在旗下品牌焦下防曬衣上深圳減字科技有限公司在其經(jīng)營的防曬衣包裝上使用了“全波段防曬”字樣。素湃公司認(rèn)為減字公司的上述行為侵害了其享有使用權(quán)的“全波段”商標(biāo)，故起訴請求判令減字公司賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開支100萬元。本團(tuán)隊在本案的一審、二審程序中代理減字公司一方應(yīng)訴。
案件難點與應(yīng)對策略
難點一：描述性使用抗辯成功率低，參考案例少
本團(tuán)隊在某案例檢索系統(tǒng)中以“侵害商標(biāo)權(quán)糾紛”為案由，“審理程序”選擇“一審”，共檢索到過去十年期間審結(jié)的321379個案例。其中被告方以描述性使用為由抗辯的案例只有634個，抗辯成立的案例只有225個。并且這225個案例中還包含了相當(dāng)一部分原告和起訴理由相同，被告不同的系列案，最終可供參考的案例很少。
應(yīng)對策略：挑選情況比較相似的案例并歸納出各地法院在司法實踐中對描述性使用的判斷方法。
雖然可供參考的案例很少，但挑選出的案例與本案情況比較相似，且通過歸納分析，比較容易看出各地法院對描述性使用的判斷方法，盡管在表達(dá)上有所不同，但在實質(zhì)上是一致的，即應(yīng)當(dāng)在綜合比對和分析的基礎(chǔ)上，分析被控侵權(quán)行為是否善意，是否合理和是否造成混淆。
難點二：關(guān)于“全波段防曬”的定義，缺乏權(quán)威解釋
在上述以正當(dāng)使用或者類似的理由抗辯成功的案例中，不少被告向法院提交了行業(yè)協(xié)會開具的證明以及在詞典類書籍中對其定義的權(quán)威解釋。但在本案中，由于防曬服飾是近年新興的行業(yè)，沒有行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)出具證明；各類字典、詞典或辭海，都未收錄關(guān)于“全波段防曬”定義的直接解釋，所以減字公司無法向法院提交關(guān)于“全波段防曬”定義權(quán)威解釋的證據(jù)。應(yīng)對策略：梳理、整合碎片化信息，全面展現(xiàn)案件事實。
雖然本案減字公司難以找到類似“全波段防曬”定義權(quán)威解釋這類有力證據(jù)，但是本團(tuán)隊通過不斷調(diào)查挖掘，發(fā)現(xiàn)了大量相關(guān)證據(jù)，包括涉案商標(biāo)申請之前，相關(guān)公眾對“全波段防曬”的使用情況；“全波段防曬”表達(dá)的由來；素湃公司在自己的網(wǎng)頁和產(chǎn)品上關(guān)于“全波段防曬原理”的描述；素湃公司申請了多個名稱包含“全波段”或“全波段防曬”的專利；素湃公司申請了多個描述防曬產(chǎn)品功能特征的商標(biāo)等。這些證據(jù)的信息雖然比較碎片化，但經(jīng)過梳理和整合后，可以全面展現(xiàn)案件事實，有力證明“全波段防曬”的固有含義是指“可以抵御來自全部波段太陽光的傷害”，而減字公司在此意義上的使用是為了描述產(chǎn)品的功能特點，屬于正當(dāng)使用。
難點三：被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝上，“全波段防曬”文字的字體比較大
一般商標(biāo)侵權(quán)案件中，會將被訴侵權(quán)標(biāo)識的字體大小和位置作為認(rèn)定是否侵權(quán)的重要因素。本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝上，“全波段防曬”的字體比減字公司商標(biāo)的字體大，且使用在包裝的中央位置，該情況對減字公司不利。應(yīng)對策略：提出不應(yīng)只關(guān)注侵權(quán)標(biāo)識字體大小，而應(yīng)將考察重心放在使用目的和使用方式上，并結(jié)合雙方品牌知名度和被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售環(huán)境綜合判斷。
被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝、吊牌和產(chǎn)品上均標(biāo)注了減字公司“蕉下”、“BENEUNDER”和“”圖形商標(biāo)，包裝上還標(biāo)注了減字公司的廠名、廠址等詳細(xì)信息。包裝上的“全波段防曬”文字上方有個“*”號，下方標(biāo)注“紫外線 紅外線 可見光>99%”；包裝下方對“*”號進(jìn)行了補(bǔ)充說明：“*數(shù)據(jù)來源于第三方檢測機(jī)構(gòu)，檢測樣本為（報告中檢測產(chǎn)品）。同款產(chǎn)品不同批次的紫外線阻隔率會有微小差異，不影響產(chǎn)品防曬效果”。由此可見，減字公司對“全波段防曬”的使用，意在說明產(chǎn)品的防曬效果，而并非為了混淆產(chǎn)品來源。
除此以外，減字公司“蕉下”品牌的知名度以及產(chǎn)品的銷量遠(yuǎn)超素湃公司，減字公司沒有造成混淆的動機(jī)。本案中，素湃公司指控山姆超市及減字公司天貓旗艦店銷售的產(chǎn)品侵權(quán)，但是山姆超市的購物小票上已經(jīng)清楚標(biāo)注了“蕉下”字樣，而減字公司的天貓旗艦店更是從店鋪名稱到店鋪內(nèi)的幾乎每幅圖都帶有減字公司的商標(biāo)，所以消費(fèi)者在此種環(huán)境下購物，根本不可能造成混淆。
案件結(jié)果
一審法院認(rèn)為減字公司的使用方式意在表達(dá)產(chǎn)品的防曬效果，系客觀描述其商品特征，且減字公司突出使用了自己的商標(biāo)。因此，被訴行為不構(gòu)成對“全波段”商標(biāo)權(quán)的侵害，判決駁回素湃公司的訴訟請求。
一審判決后，素湃公司不服，提起上訴。上海知識產(chǎn)權(quán)法院二審認(rèn)為，在涉案“全波段”商標(biāo)注冊申請日之前，“全波段防曬”已被廣泛用于描述防曬產(chǎn)品的功能，素湃公司亦將“全波段防曬”作為描述防曬衣功能的詞匯使用。并且減字公司的使用方式足以使相關(guān)公眾將其使用的“全波段防曬”理解為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的防曬功能，而非據(jù)此識別商品之來源，且該使用方式未超出描述、說明商品功能的必要限度，也并不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，亦非為了攀附素湃公司“全波段”商標(biāo)的商譽(yù)，屬于對商品功能的描述性正當(dāng)使用。據(jù)此，判決駁回上訴，維持原判。
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