動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)

恒都法研 | 無(wú)需使用證據(jù)也能拿美國(guó)商標(biāo)證?很多中國(guó)申請(qǐng)人不知道的注冊(cè)路徑

2025-11-05
瀏覽量
51

——USPTO商標(biāo)注冊(cè)的隱藏通道:44(d)和44(e)條款完全指南

目錄

· 前言:被忽視的第三條道路

· 一、44(d)和44(e)條款核心解讀

· 二、中國(guó)商標(biāo)文件要求:翻譯與認(rèn)證的實(shí)戰(zhàn)指南

· 三、國(guó)際分類細(xì)分項(xiàng)對(duì)應(yīng):中國(guó)vs美國(guó)的核心差異

· 四、提高成功率的實(shí)戰(zhàn)法則

· 五、常見(jiàn)失敗陷阱與規(guī)避指南

· 六、結(jié)語(yǔ):中國(guó)品牌走向美國(guó)的智慧選擇

前言:被忽視的第三條道路

提到美國(guó)商標(biāo)注冊(cè),大多數(shù)人只知道兩種方式:1(a)類"已使用"和1(b)類"意向使用"。前者要求提交在美國(guó)實(shí)際使用的證據(jù),后者則需要在獲準(zhǔn)注冊(cè)前補(bǔ)交使用證據(jù)。這讓無(wú)數(shù)跨境賣家和中國(guó)品牌陷入困境——要么為制造使用證據(jù)絞盡腦汁,要么因無(wú)法證明商業(yè)使用而功虧一簣。

但很少有人知道,《巴黎公約》為國(guó)際申請(qǐng)人開辟了一條特殊通道:第44(d)條和第44(e)條。這兩個(gè)條款不僅允許申請(qǐng)人在獲得注冊(cè)證書前完全無(wú)需提交使用證據(jù),44(d)更能將優(yōu)先權(quán)日期追溯至中國(guó)申請(qǐng)日,在商標(biāo)搶注戰(zhàn)中搶占先機(jī)。

此外,通過(guò)馬德里議定書第66(a)條進(jìn)行國(guó)際注冊(cè)延伸保護(hù)也是一個(gè)重要選擇,但屬于不同的申請(qǐng)?bào)w系。

本文將深度解析基于巴黎公約的44(d)和44(e)這一"隱藏路徑",特別聚焦于國(guó)際分類細(xì)分項(xiàng)對(duì)應(yīng)和中國(guó)商標(biāo)文件要求這兩大核心難題,通過(guò)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景幫助中國(guó)申請(qǐng)人最大化注冊(cè)成功率。

一、44(d)和44(e)條款核心解讀

1.1 基本定義

1.第44(d)條 - 優(yōu)先權(quán)主張(基于巴黎公約)

基于中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的在先優(yōu)先權(quán),可將優(yōu)先權(quán)日期追溯至中國(guó)申請(qǐng)日。需要注意的是,44(d)本身不是獨(dú)立的注冊(cè)基礎(chǔ),它必須配合其他注冊(cè)基礎(chǔ)使用(通常是44(e)或1(b))。

2. 第44(e)條 - 基于海外注冊(cè)(基于巴黎公約)

基于中國(guó)有效商標(biāo)注冊(cè)證進(jìn)行申請(qǐng),這是一個(gè)獨(dú)立的注冊(cè)基礎(chǔ)。最大優(yōu)勢(shì)是完全無(wú)需在美國(guó)使用的證據(jù),注冊(cè)范圍不得超過(guò)中國(guó)注冊(cè)范圍。

3. 與66(a)的區(qū)別:

66(a)條款基于馬德里議定書,通過(guò)WIPO國(guó)際局集中管理

(1) 44(d)/44(e)直接向USPTO提交,基于巴黎公約雙邊關(guān)系

(2) 兩者都無(wú)需美國(guó)使用證據(jù),但管理機(jī)制完全不同

1.2 44(d)的五大必備條件詳解

如果選擇44(d)優(yōu)先權(quán)主張,需滿足以下全部要求:

條件1:時(shí)間限制 - 6個(gè)月黃金窗口期

必須在中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)日起6個(gè)月內(nèi)向USPTO提交美國(guó)申請(qǐng)并主張優(yōu)先權(quán)。

舉例說(shuō)明:

中國(guó)申請(qǐng)日:2024年3月15日

  • 最晚USPTO申請(qǐng)日:2024年9月15日

  • 如果2024年9月16日才申請(qǐng),則無(wú)法主張44(d)優(yōu)先權(quán)

  • 但仍可以等中國(guó)注冊(cè)證下發(fā)后使用44(e)基礎(chǔ)

條件2:必須提供在先申請(qǐng)的三要素

在USPTO申請(qǐng)時(shí)必須準(zhǔn)確提供:

  • 中國(guó)申請(qǐng)日(Filing date)

  • 中國(guó)申請(qǐng)?zhí)枺ˋpplication number)

  • 申請(qǐng)國(guó)家(China)

舉例說(shuō)明:

Foreign Application Information: 

Country: 

China (CN) Application Number: 12345678 Filing Date: March 15, 2024

條件3:商品/服務(wù)范圍的"不超出"原則

美國(guó)申請(qǐng)的商品/服務(wù)列表必須等于或小于中國(guó)申請(qǐng)的范圍。

情況
中國(guó)申請(qǐng)
美國(guó)申請(qǐng)
結(jié)果
? 允許
服裝;鞋;帽子;圍巾
服裝;鞋
縮小范圍,允許
? 不允許
服裝;鞋
服裝;鞋;帽子
增加了"帽子",不允許

條件4:真實(shí)使用意圖聲明

申請(qǐng)人必須宣誓"具有在商業(yè)中使用該商標(biāo)的真實(shí)使用意圖"(bona fide intention to use the mark in commerce)。

這意味著:

? 計(jì)劃在未來(lái)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng) → 符合

? 正在與美國(guó)經(jīng)銷商洽談合作 → 符合

? 僅為防御性注冊(cè),無(wú)任何使用計(jì)劃 → 理論上不符合

注:USPTO不會(huì)主動(dòng)調(diào)查意圖真實(shí)性,但虛假聲明可能導(dǎo)致注冊(cè)無(wú)效

條件5:最終必須"落地"

在美國(guó)商標(biāo)獲得注冊(cè)之前,必須滿足以下之一:

  • 選項(xiàng)A

    提交中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)證

  • 選項(xiàng)B

    提交在美國(guó)的實(shí)際使用證據(jù)

場(chǎng)景1:配合44(e)使用(最常見(jiàn))

  • 2024年3月:中國(guó)申請(qǐng)(申請(qǐng)?zhí)?2345678)

  • 2024年8月:美國(guó)申請(qǐng)(主張44(d)優(yōu)先權(quán))

  • 2024年10月:中國(guó)注冊(cè)證下發(fā)(約7個(gè)月)

  • 2024年11月:向USPTO提交中國(guó)注冊(cè)證,轉(zhuǎn)換為44(e)基礎(chǔ)

  • 2025年9月:美國(guó)注冊(cè)證下發(fā)(約13個(gè)月總周期)

1.3 44(e)的核心要求

必備條件:

? 中國(guó)商標(biāo)必須已獲得正式注冊(cè)(有注冊(cè)證)

? 注冊(cè)必須有效(未過(guò)期、未被撤銷)

? 注冊(cè)人與美國(guó)申請(qǐng)人必須一致

? 美國(guó)申請(qǐng)的商品/服務(wù)不得超過(guò)中國(guó)注冊(cè)范圍

核心優(yōu)勢(shì):

完全免除使用證據(jù)

從申請(qǐng)到注冊(cè),無(wú)需提供在美國(guó)的任何使用證據(jù)

無(wú)意圖聲明要求

與44(d)不同,無(wú)需聲明"真實(shí)使用意圖"

獨(dú)立注冊(cè)基礎(chǔ)可單獨(dú)使用

無(wú)需配合其他基礎(chǔ)

典型時(shí)間線:

2023年1月:中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)2023年8月:中國(guó)注冊(cè)證下發(fā)(約7個(gè)月)2023年9月:基于44(e)向USPTO申請(qǐng)↓ 無(wú)需提供使用證據(jù)2024年7月:美國(guó)注冊(cè)證下發(fā)(約10-12個(gè)月)↓ 仍無(wú)需使用證據(jù)2024年至今:持續(xù)有效↓ 注冊(cè)后3年內(nèi)固定并保存好商用證據(jù)(以防止被第三方主動(dòng)撤銷),第5-6年續(xù)展期內(nèi)提交使用證據(jù)。

1.4 44(d)與44(e)的組合策略

最常見(jiàn)的實(shí)戰(zhàn)策略是:44(d)優(yōu)先權(quán) + 44(e)注冊(cè)基礎(chǔ)的組合

舉例:深圳某消費(fèi)電子品牌"TechPro"

第一步:中國(guó)申請(qǐng)(2024年2月1日)

  • 商品:第9類"智能手表;無(wú)線耳機(jī);充電器"

  • 申請(qǐng)?zhí)枺?2345678

第二步:美國(guó)申請(qǐng)(2024年7月15日)

  • 主張44(d)優(yōu)先權(quán),優(yōu)先權(quán)日回溯至2024年2月1日

  • 暫時(shí)使用1(b)作為注冊(cè)基礎(chǔ)

  • 商品:"Smart watches; wireless earphones; battery chargers"

第三步:中國(guó)注冊(cè)證下發(fā)(2024年9月1日)

  • 獲得中國(guó)注冊(cè)證(注冊(cè)號(hào)9876543),約7個(gè)月

第四步:向USPTO提交中國(guó)注冊(cè)證(2024年9月20日)

  • 提交中國(guó)注冊(cè)證副本+英文翻譯

  • 將注冊(cè)基礎(chǔ)從1(b)轉(zhuǎn)換為44(e)

  • 刪除1(b)基礎(chǔ),無(wú)需再提交使用證據(jù)

第五步:美國(guó)注冊(cè)證下發(fā)(2025年8月)

  • 注冊(cè)成功,優(yōu)先權(quán)日仍為2024年2月1日

  • 從美國(guó)申請(qǐng)到下證約13個(gè)月

優(yōu)勢(shì):

  • 優(yōu)先權(quán)提前5.5個(gè)月(中國(guó)申請(qǐng)日 vs 美國(guó)申請(qǐng)日)

  • 在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2024年3月申請(qǐng)的情況下,TechPro因優(yōu)先權(quán)更早而勝出

  • 全程無(wú)需美國(guó)使用證據(jù)

二、中國(guó)商標(biāo)文件要求:翻譯與認(rèn)證的實(shí)戰(zhàn)指南

2.1 必須提交的文件

根據(jù)USPTO官方要求,44(e)申請(qǐng)必須提交:

1. 中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)證的副本

可以是真實(shí)副本(true copy)、影印本(photocopy)、認(rèn)證副本(certification)或經(jīng)認(rèn)證的副本(certified copy)

關(guān)鍵點(diǎn)

必須是中國(guó)商標(biāo)局(CNIPA)出具或認(rèn)證的文件

商標(biāo)公告截圖或網(wǎng)站打印件不符合要求

2. 英文翻譯件

如果中國(guó)注冊(cè)證不是英文,必須提供英文翻譯

重要

翻譯人員必須簽署翻譯件

無(wú)需宣誓、公證或海牙認(rèn)證

2.2 翻譯要求詳解

官方規(guī)定要點(diǎn):

  • 翻譯人員應(yīng)簽署翻譯件(The translator should sign the translation)

  • 不需要宣誓翻譯(but does not have to swear to the translation)

  • 不需要公證或認(rèn)證

最佳實(shí)踐 - 翻譯件格式:

TRANSLATION CERTIFICATION  I, [翻譯人員姓名], certify that I am competent to translate from Chinese to English and that the above/attached document is an accurate translation of the Chinese Trademark Registration Certificate No. [注冊(cè)號(hào)].  Signature: _______________ Date: [日期]

常見(jiàn)錯(cuò)誤:

? 錯(cuò)誤1:花費(fèi)數(shù)千元進(jìn)行公證和海牙認(rèn)證(完全不必要)

? 錯(cuò)誤2:使用未署名的翻譯件

? 錯(cuò)誤3:僅提交商標(biāo)公告頁(yè)而非正式注冊(cè)證書

2.3 中國(guó)注冊(cè)證的特殊處理

情況A:中國(guó)電子注冊(cè)證

  • 中國(guó)商標(biāo)局現(xiàn)已發(fā)放電子注冊(cè)證

  • 直接打印PDF版本即可,無(wú)需特別認(rèn)證

  • 建議附上從中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)下載的證明

情況B:注冊(cè)證即將到期

  • 如果中國(guó)注冊(cè)證在美國(guó)注冊(cè)證下發(fā)前到期,必須提交續(xù)展證明

  • 續(xù)展證明同樣需要英文翻譯,翻譯人員簽名

情況C:注冊(cè)證信息與申請(qǐng)人不完全一致

  • 如中國(guó)注冊(cè)證上是中文名稱,美國(guó)申請(qǐng)使用英文名稱

  • 必須提供證明文件說(shuō)明兩者為同一主體(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照英譯本)

三、國(guó)際分類細(xì)分項(xiàng)對(duì)應(yīng):中國(guó)vs美國(guó)的核心差異

3.1 問(wèn)題根源:中美商品/服務(wù)描述的本質(zhì)差異

雖然中美都采用尼斯分類,但對(duì)商品/服務(wù)的具體描述存在顯著差異:

差異類型
中國(guó)常見(jiàn)描述
USPTO要求
應(yīng)對(duì)方案
籠統(tǒng)性
"服裝"(第25類)
必須具體:"T-shirts; pants; jackets"
在中國(guó)申請(qǐng)時(shí)就列明具體商品
類別頭
"2501-衣物"
不接受類別組頭
列舉具體商品名稱
術(shù)語(yǔ)習(xí)慣
"計(jì)算機(jī)軟件(已錄制)"
"Downloadable computer software for [功能]"
參照USPTO ID Manual調(diào)整
功能描述
"廣告"
"Advertising services" vs "Advertising agency services"
區(qū)分服務(wù)類型

3.2 三大應(yīng)對(duì)策略

策略一:前瞻性布局——在中國(guó)申請(qǐng)階段就為美國(guó)做準(zhǔn)備

場(chǎng)景案例1:深圳某智能硬件品牌

背景:

  • 2023年在中國(guó)申請(qǐng)第9類商標(biāo)

  • 計(jì)劃2年后進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)

優(yōu)化策略:

  • 在中國(guó)申請(qǐng)時(shí),商品描述采用中英文對(duì)照

  • 中國(guó)申請(qǐng):"智能手環(huán);可下載的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件;耳機(jī)"

  • 英文對(duì)照:"Smart bracelets; downloadable mobile applications for health monitoring; earphones"

結(jié)果:

  • 2024年中國(guó)注冊(cè)證下發(fā)后(約7個(gè)月),立即通過(guò)44(e)向USPTO申請(qǐng)

  • USPTO未發(fā)出任何商品描述澄清要求

  • 從美國(guó)申請(qǐng)到注冊(cè)約11個(gè)月

經(jīng)驗(yàn)總結(jié):

  • 在中國(guó)申請(qǐng)時(shí)就按照USPTO的ID Manual標(biāo)準(zhǔn)描述商品

  • 使用具體而非籠統(tǒng)的商品名稱

  • 避免使用只有中國(guó)才接受的特殊術(shù)語(yǔ)

分類
? 中國(guó)描述
? 美國(guó)描述
第9類(電子產(chǎn)品)
"計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品"
"Downloadable computer software for [具體功能]"
"移動(dòng)電源"
"Portable power supplies (rechargeable batteries)"
"手機(jī)保護(hù)殼"
"Protective cases for mobile phones"
第25類(服裝)
"服裝"
"Shirts; pants; dresses; jackets"
"鞋"
"Footwear" 或 "Athletic shoes; casual footwear"
"帽子"
"Hats; caps being headwear"
第35類(廣告銷售)
"廣告"
"Advertising services"
"商業(yè)管理咨詢"
"Business management consultation services"
"替他人推銷"
"Retail store services featuring [具體商品]"
第42類(科技服務(wù))
"計(jì)算機(jī)編程"
"Computer programming services"
"軟件開發(fā)"
"Software development services"
"云計(jì)算"
"Cloud computing services featuring [具體功能]"

策略三:主動(dòng)提供完整證明材料

當(dāng)商品描述可能引起疑問(wèn)時(shí),主動(dòng)在申請(qǐng)階段就提供說(shuō)明。

場(chǎng)景案例2:杭州某食品企業(yè)(改進(jìn)版)

背景:

  • 中國(guó)注冊(cè)第29類:"加工過(guò)的堅(jiān)果;腌制蔬菜;豆腐制品"

  • 通過(guò)44(e)向USPTO申請(qǐng)

初始方案(可能有問(wèn)題):

  • 直接翻譯:"Processed nuts; pickled vegetables; tofu products"

  • "tofu products"過(guò)于籠統(tǒng),可能被要求澄清

改進(jìn)策略:

  • 在申請(qǐng)時(shí)就附上中國(guó)注冊(cè)證英譯本

  • 采用更具體的描述:"Processed nuts; pickled vegetables; processed tofu"

  • 或在申請(qǐng)說(shuō)明中注明:"The term '豆腐制品' in the Chinese registration refers to processed tofu in various forms"

結(jié)果:

  • 主動(dòng)提供說(shuō)明,減少審查疑問(wèn)

  • 避免因范圍不清導(dǎo)致的往返補(bǔ)正

3.3 特殊情況處理

情況A:中國(guó)使用類別頭

問(wèn)題:中國(guó)允許注冊(cè)"第25類-服裝"這種類別頭方式,但USPTO不接受。

解決方案:

1. 查看中國(guó)注冊(cè)證的"商品/服務(wù)列表"欄

2. 如有具體列舉,以列舉內(nèi)容為準(zhǔn)

3. 如只有類別頭,建議:

a. 向中國(guó)商標(biāo)局申請(qǐng)出具說(shuō)明函

b. 或縮小范圍,僅申請(qǐng)核心商品

c. 或補(bǔ)充商標(biāo)局內(nèi)部檔案中的商品清單

情況B:中文商品名稱無(wú)精確英文對(duì)應(yīng)

實(shí)例:某茶葉品牌在中國(guó)注冊(cè)"普洱茶;鐵觀音;龍井茶"

挑戰(zhàn):

1. 這些是中國(guó)特有茶葉品種

2. USPTO ID Manual中沒(méi)有對(duì)應(yīng)條目

解決方案:

1. 使用通用描述+"namely"具體說(shuō)明

2. 正確表述:"Tea, namely, Pu'er tea, Tieguanyin tea, Longjing tea"

3. 在響應(yīng)Office Action時(shí)附上解釋說(shuō)明這些是茶葉品種名稱

四、提高成功率的實(shí)戰(zhàn)法則

法則1:文件準(zhǔn)備的完整性檢查清單

44(e)申請(qǐng)前必查:

中國(guó)注冊(cè)證是否為CNIPA正式出具(非公告頁(yè))

? 注冊(cè)證有效期至少覆蓋到美國(guó)注冊(cè)預(yù)計(jì)下證日期

? 申請(qǐng)人名稱與中國(guó)注冊(cè)證完全一致

? 商標(biāo)圖樣與中國(guó)注冊(cè)完全相同

? 英文翻譯件已由翻譯人員簽名

? 商品/服務(wù)描述已對(duì)照USPTO ID Manual檢查

44(d)申請(qǐng)前必查:

? 距離中國(guó)申請(qǐng)日未超過(guò)6個(gè)月

? 準(zhǔn)確記錄中國(guó)申請(qǐng)?zhí)?、申?qǐng)日、申請(qǐng)國(guó)

? 美國(guó)申請(qǐng)商品范圍未超過(guò)中國(guó)申請(qǐng)范圍

? 已準(zhǔn)備真實(shí)使用意圖聲明

? 規(guī)劃好后續(xù)提交中國(guó)注冊(cè)證或使用證據(jù)的時(shí)間點(diǎn)

法則2:時(shí)間節(jié)點(diǎn)的精準(zhǔn)把控

44(d)路徑的時(shí)間要求:

1. 中國(guó)申請(qǐng)日起6個(gè)月內(nèi)必須向USPTO提交

2. 逾期將喪失優(yōu)先權(quán)

3. 建議在第5個(gè)月就啟動(dòng)準(zhǔn)備工作

44(e)路徑的時(shí)間規(guī)劃:

  • 中國(guó)注冊(cè)證下發(fā)后立即準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)

  • 不要等到快進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)才申請(qǐng)

  • 給USPTO審查預(yù)留10-14個(gè)月時(shí)間

時(shí)間規(guī)劃示例:

中國(guó)申請(qǐng)日:2024年1月↓ (通常7個(gè)月)中國(guó)注冊(cè)日:2024年8月↓ (建議1個(gè)月內(nèi))USPTO申請(qǐng)日:2024年9月↓ (審查約10-12個(gè)月)公告期:2025年7月↓ (1個(gè)月無(wú)異議+若干行政操作時(shí)間)注冊(cè)證下發(fā):2025年10月

法則3:商品描述的三不原則

不原則1:不籠統(tǒng)

避免:"電子產(chǎn)品" → 具體:"智能手表;藍(lán)牙耳機(jī);充電寶"

不原則2:不超范圍

中國(guó)注冊(cè)"T恤",美國(guó)不能申請(qǐng)"服裝"遵循"等于或小于"原則

不原則3:不自創(chuàng)術(shù)語(yǔ)

使用USPTO ID Manual中的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)避免自己編造的商品名稱

法則4:主動(dòng)說(shuō)明策略

何時(shí)需要主動(dòng)說(shuō)明:

a. 中國(guó)注冊(cè)使用籠統(tǒng)描述(如"化妝品"、"電子產(chǎn)品")

b. 商品名稱可能有多種理解(如"豆腐制品")

c. 使用了中國(guó)特有的商品名稱(如"普洱茶")

主動(dòng)說(shuō)明的最佳做法:

a. 在申請(qǐng)時(shí)就附上中國(guó)注冊(cè)證英譯本

b. 在商品描述中使用"namely"列舉具體商品

c. 如需要,在申請(qǐng)說(shuō)明欄(Additional Statements)中簡(jiǎn)要解釋

d. 確保所有具體化的商品在中國(guó)注冊(cè)的合理理解范圍內(nèi)

法則5:與馬德里體系的協(xié)同考量

考量因素
44(e)直接申請(qǐng)
66(a)馬德里延伸
成本
申請(qǐng)費(fèi)$350/類
基礎(chǔ)注冊(cè)費(fèi)+美國(guó)延伸費(fèi)
靈活性
可獨(dú)立修改商品描述
受國(guó)際注冊(cè)限制
適用場(chǎng)景
僅需美國(guó)保護(hù)
需保護(hù)多個(gè)國(guó)家
審查標(biāo)準(zhǔn)
僅USPTO標(biāo)準(zhǔn)
各國(guó)獨(dú)立審查

建議:

· 如僅需美國(guó)市場(chǎng):選擇44(e)

· 如同時(shí)需要?dú)W盟、日本等:選擇馬德里(66a)

· 可兩條路徑并行,互為備份

五、常見(jiàn)失敗陷阱與規(guī)避指南

陷阱1:翻譯認(rèn)證的過(guò)度投入

錯(cuò)誤做法:

某深圳企業(yè)花費(fèi)8000元做中國(guó)注冊(cè)證的公證、外交部認(rèn)證、美國(guó)領(lǐng)館認(rèn)證

真相:

USPTO明確規(guī)定:翻譯只需簽名,無(wú)需公證或任何認(rèn)證

· 浪費(fèi)時(shí)間和金錢

正確做法:

  • 自行翻譯或找翻譯人員翻譯

  • 翻譯人員簽名即可

  • 總成本:0-1000元

陷阱2:商標(biāo)圖樣不一致

失敗案例:

  • 中國(guó)注冊(cè):純中文"智能生活"

  • 美國(guó)申請(qǐng):中英文組合"智能生活 Smart Living"

結(jié)果:

  • USPTO認(rèn)定商標(biāo)不一致,要求刪除44(e)基礎(chǔ)

  • 被迫改為1(b)意向使用,需補(bǔ)交使用證據(jù)

規(guī)避:

  • 商標(biāo)圖樣必須完全相同

  • 顏色、字體、圖形元素都要一致

  • 如有差異,只能選擇1(a)或1(b)基礎(chǔ)

陷阱3:申請(qǐng)人名稱表述不一致

常見(jiàn)情況:

  • 中國(guó)注冊(cè)證:北京XX科技有限公司(純中文)

  • USPTO申請(qǐng):Beijing XX Technology Co., Ltd.(英文名稱)

  • USPTO可能要求證明兩者為同一主體

正確處理方式:

情況A - 企業(yè)已在工商部門備案英文名稱:

  • 提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照或?qū)ν赓Q(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表(顯示英文名稱)

  • 這是最簡(jiǎn)單直接的證明方式

  • 外資企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)通常都有官方備案的英文名稱

情況B - 企業(yè)未備案英文名稱:

  • 在USPTO申請(qǐng)時(shí),申請(qǐng)人名稱填寫中文:"北京XX科技有限公司"

  • 在"Transliteration"(音譯)欄填寫英文:"Beijing XX Keji Youxian Gongsi"

  • 在"Translation"(翻譯)欄填寫:"Beijing XX Technology Co., Ltd."

  • 這樣USPTO清楚知道英文只是翻譯,不是另一個(gè)主體

情況C - 已經(jīng)用英文名稱申請(qǐng),USPTO提出質(zhì)疑:

  • 提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照中英文對(duì)照翻譯件(由翻譯人員簽名)

  • 或提交公司章程中關(guān)于英文名稱的條款

  • 或出具律師聲明,說(shuō)明英文名稱是中文名稱的翻譯

最佳實(shí)踐:

  • 如無(wú)官方備案的英文名稱,優(yōu)先使用中文名稱+音譯/翻譯的方式

  • 避免讓USPTO誤以為是兩個(gè)不同的法律主體

陷阱4:忽視中國(guó)注冊(cè)證有效期

失敗案例:

  • 2023年基于2013年的中國(guó)注冊(cè)證申請(qǐng)

  • 中國(guó)注冊(cè)證將于2024年到期

  • USPTO在2024年底準(zhǔn)備下證時(shí),發(fā)現(xiàn)中國(guó)注冊(cè)已失效

  • 注冊(cè)被拒絕

預(yù)防:

  • 申請(qǐng)前檢查中國(guó)注冊(cè)證有效期

  • 如接近續(xù)展期,先完成中國(guó)續(xù)展

  • 向USPTO提交續(xù)展證明和英譯本

六、結(jié)語(yǔ):中國(guó)品牌走向美國(guó)的智慧選擇

44(d)和44(e)條款為中國(guó)品牌提供了一條獨(dú)特的美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)路徑,特別適合:

1. 已在中國(guó)建立品牌但暫未進(jìn)入美國(guó)的企業(yè)

2. 希望提前布局美國(guó)市場(chǎng)防止搶注的品牌

3. 難以提供美國(guó)實(shí)際使用證據(jù)的跨境電商

4. 計(jì)劃未來(lái)2-3年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)公司

關(guān)鍵成功要素:

1. 前瞻性規(guī)劃在中國(guó)申請(qǐng)階段就考慮美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)

2. 文件完整性中國(guó)注冊(cè)證+簽名英譯本,無(wú)需公證認(rèn)證

3. 商品精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)嚴(yán)守"不超出中國(guó)范圍"的鐵律

4. 積極響應(yīng)Office Action必須在3個(gè)月內(nèi)妥善處理

立即行動(dòng)清單:

? 審查現(xiàn)有中國(guó)商標(biāo)注冊(cè),評(píng)估44(e)可行性

? 對(duì)照USPTO ID Manual調(diào)整商品/服務(wù)描述

? 準(zhǔn)備中國(guó)注冊(cè)證英譯本(翻譯人員簽名即可)

? 如計(jì)劃新申請(qǐng),在中國(guó)階段就采用"雙標(biāo)準(zhǔn)"描述

? 咨詢熟悉中美商標(biāo)法的專業(yè)代理機(jī)構(gòu)

重要提醒:

本文基于USPTO官方《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》(TMEP)及巴黎公約相關(guān)規(guī)定編寫。中國(guó)作為巴黎公約成員國(guó),完全符合44(d)和44(e)的申請(qǐng)資格。具體案件處理應(yīng)咨詢專業(yè)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu),本文不構(gòu)成法律意見(jiàn)。

相關(guān)資源:

1. USPTO官網(wǎng)

2. USPTO ID Manual

3. TMEP Section 1004(44(e)要求)

4. 中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)

關(guān)于翻譯和認(rèn)證的官方依據(jù):

根據(jù)37 C.F.R. §2.34(a)(3)(ii)-(iii)和TMEP Section 1004.01(b),USPTO明確規(guī)定:

"If the foreign registration, certificate of renewal, or other certification of renewal from the intellectual property office of the foreign country is not in English, the applicant must provide a translation. The translator should sign the translation, but does not have to swear to the translation."

這意味著:翻譯人員只需簽名,無(wú)需公證、宣誓或任何形式的認(rèn)證。

免責(zé)聲明:本文僅供參考,不構(gòu)成法律建議。具體商標(biāo)申請(qǐng)事宜請(qǐng)咨詢專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)或律師。

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容基于公開的USPTO官方文件和法規(guī)編寫,旨在為中國(guó)企業(yè)提供實(shí)用的商標(biāo)注冊(cè)指導(dǎo)。


律師介紹

沈幸熠

北京恒都律師事務(wù)所 律師

沈幸熠律師持有美國(guó)加州和中國(guó)律師資格,專精涉外法律業(yè)務(wù)。專長(zhǎng)領(lǐng)域包括跨境貿(mào)易、投資、勞動(dòng)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。其憑借中美雙重法律背景和豐富的跨境業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),為客戶提供專業(yè)的國(guó)際化法律解決方案。