動態(tài)與觀點
- 引 言 -
商標被無效宣告申請，是許多企業(yè)都會遇到的問題。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局2022年發(fā)布的《商標審查審理業(yè)務篇》，2200多名一線審查員全年共完成商標審查審理超1400萬件，完成異議審查17.01萬件，累計審理簽發(fā)各類評審案件38.28萬件?？梢姡虡藸幾h案件數(shù)量之大。
根據(jù)《商標法》第四十七條，依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權視為自始即不存在。即，商標無效視為自始無效。
商標被最終無效后，自然不能繼續(xù)使用，但商標無效前的使用行為是否構成侵權呢？企業(yè)又該如何盡量避免侵權認定及承擔侵權責任的風險呢？
- 探 討 -
一、商標無效宣告前是否構成侵權及責任的承擔
法律依據(jù)
對于該問題，目前商標法并沒有明確的規(guī)定。
《商標法》第四十七條第二款規(guī)定，宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。
該規(guī)定并未明確宣告注冊商標無效的決定或裁定，對宣告無效前商標注冊人自身使用商標的行為是否具有追溯力，即在先的注冊商標權人是否可以據(jù)此主張在后注冊商標無效前的使用行為構成侵權。
在先判例參考
主流觀點：以惡意與否判斷商標無效宣告前使用行為是否構成侵權以及是否應當承擔賠償責任。
參考上海知識產(chǎn)權法院[1]、福建省高級人民法院[2]、浙江省杭州市中級人民法院[3]在先判決，各地法院均認為宣告無效前的使用行為是否具有溯及力，取決于注冊商標權利人申請或使用商標是否具有惡意。
即注冊商標被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標注冊權人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當認定侵權并給予賠償。
惡意判斷標準有兩種。
一種為，根據(jù)在案證據(jù)，推定存在惡意（標準較低）。通常需考慮：兩主體注冊地址的遠近、訴爭商標創(chuàng)意來源、在先權利知名度情況等綜合判斷。
另一種，要求主觀上存在明知的惡意（標準較高），即同時要滿足已知權利商標和知曉使用行為很有可能構成侵權而仍然進行使用兩個要求。無論是上述哪一種，都要求在案證據(jù)能夠表明訴爭商標注冊人有注冊的主觀惡意。
筆者認為以惡意與否作為是否構成侵權的判斷標準比較合理。
首先，該觀點與《民法典》侵權責任編第一千一百六十五條“行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任?！眱热菹嘁恢隆τ谝话忝袷虑謾喟讣?，以過錯責任為原則，而上述標準中的惡意，與侵權的過錯原則相對應。
其次，該三地法院強調尊重保護國家知識產(chǎn)權局的公信力及商標注冊人的信賴利益。私權并非絕對，在特定情形下，對私權的保護需要為公信力的維護等其他社會利益留有空間。
如果在商標被無效宣告后，對此之前的使用行為不加區(qū)分地作侵權認定并判令賠償，無疑有損于商標注冊的公信力。國家知識產(chǎn)權局每年都要處理大量的爭議案件，普通企業(yè)主沒有判斷商標近似的專業(yè)知識，對應他們來說，國知局的認定就是標準、就是依據(jù)。
國知局頒發(fā)商標注冊證書準予注冊的、決定或裁定準予注冊和維持商標注冊的，基于信賴利益保護的角度，不應將無惡意、無過錯的注冊商標使用行為認定為商標侵權行為，更不應判決其承擔侵權責任。否則基于注冊商標而進行的各種市場活動將缺乏穩(wěn)定性和可預期性，不利于市場主體的交易安全。
當然，如果商標注冊人在申請商標注冊時或者使用注冊商標時，主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標侵害他人在先權利，那么商標注冊人值得保護的信賴利益便不復存在。不論注冊商標是否被撤銷或者宣告無效，在先的權利人均可以主張在后的商標使用行為構成侵權。
二、商標被提無效申請，企業(yè)該如何應對
企業(yè)注冊商標被提起無效宣告申請后，從避免侵權的角度，需在無效宣告裁定作出前盡快處理注冊商標產(chǎn)品。
即使訴爭商標在國知局階段維持注冊，亦不建議大規(guī)模使用該商標，進入訴訟階段后商標仍有被無效宣告的可能。待無效案件終審結束維持商標注冊后，再大規(guī)模進行注冊商標的投入使用。
雖然，被訴標識使用行為是否構成對權利商標的侵害，應當以被訴標識注冊商標被撤銷為時間點進行區(qū)分判斷。但明知商標存在侵權的風險仍大規(guī)模使用的行為，可以一定程度上體現(xiàn)惡意，不是明智之舉。
2021年，商標申請為9192675件，注冊為7545358件，即超過160萬枚商標發(fā)生了駁回，并最終無效。
企業(yè)若選擇固有詞匯作為品牌布局，則建議在申請、使用前做好商標近似檢索，避免與同行業(yè)、同地域在先品牌相近似。
品牌的培養(yǎng)需要長期的投入，發(fā)展一個成功的品牌每年投入的人力、物力、財力成本巨大，若因與在先品牌存在創(chuàng)意撞車而被無效，那就是“賠本賺吆喝”，來去一場空。從避免駁回，以及避免注冊后被無效的風險，選擇臆造詞作為品牌名稱對企業(yè)來說也是一個不錯的選擇。
[1] （2017）滬73民終299號：南京億華藥業(yè)有限公司與無錫濟民可信山禾藥業(yè)股份有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書。
[2] (2017)閩民終17號：章新典與福建閩和鋁業(yè)有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書。
[3] (2019)浙01民初958號：義烏市科美家用電器有限公司與義烏市正大電器商行、蔡正浩、曹卓威、董益軍、呂央芬、義烏市格美家用電器有限公司、義烏市伽瑪電器商行、浙江義烏購電子商務有限公司侵害商標權糾紛一審民事判決書。
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