動態(tài)與觀點
- 引 言 -
在我國，馳名商標(biāo)認(rèn)定制度中“按需認(rèn)定”原則的形成具有特殊的歷史背景，關(guān)于其內(nèi)涵的理解也經(jīng)歷了一個不斷調(diào)整和規(guī)范的過程，筆者希望可以通過本文簡要梳理 “按需認(rèn)定”原則的形成過程、其內(nèi)涵的發(fā)展歷程，并對目前普遍適用的情形進(jìn)行舉例和說明。
- 探 討 -
二、“按需認(rèn)定”原則形成之前的國際及國內(nèi)馳名商標(biāo)保護(hù)制度環(huán)境
對于“馳名商標(biāo)”的表述最早出現(xiàn)在1925年的國際公約《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6條之2，原文中“馳名商標(biāo)”的表述為“well-known mark”，主要是為了防止在各成員國尚未獲得注冊的知名度較高的商標(biāo)受到非法侵害，所以國際上最早設(shè)置“馳名商標(biāo)”制度是為了給未注冊商標(biāo)提供一種特殊的保護(hù)方式。當(dāng)時對于未注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)僅限于商品商標(biāo)，且保護(hù)范圍限于相同或類似商品上的商標(biāo)。
1994年世界貿(mào)易組織的《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》將“馳名商標(biāo)”的保護(hù)范圍擴(kuò)大到服務(wù)商標(biāo)，且原則上同樣適用于與注冊商標(biāo)所標(biāo)識的商品或服務(wù)不類似的商品或服務(wù)上。
1985年，我國正式加入《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，遵守其第六條之2關(guān)于“馳名商標(biāo)”的規(guī)定，并由當(dāng)時的國家工商行政管理總局商標(biāo)局履行認(rèn)定馳名商標(biāo)的義務(wù)。
1996年8月14日，國家工商行政管理局頒布《馳名商標(biāo)認(rèn)定和管理暫行規(guī)定》，規(guī)定國家工商行政管理總局商標(biāo)局是唯一有權(quán)認(rèn)定馳名商標(biāo)的行政機(jī)關(guān)，確立“主動認(rèn)定為主，被動保護(hù)為輔”的基本原則，我國進(jìn)入批量認(rèn)定馳名商標(biāo)階段。
2001年7月17日，最高人民法院公布《關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，首次在處理域名糾紛案件中賦予人民法院認(rèn)定馳名商標(biāo)的權(quán)力。
2001年12月1日正式施行的《商標(biāo)法》亦在第十三條、第十四條對于馳名商標(biāo)的適用及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)作出明確規(guī)定，并確定在商標(biāo)異議案件中由商標(biāo)局予以認(rèn)定，在異議復(fù)審和商標(biāo)爭議案件中由商標(biāo)評審委員會予以認(rèn)定、在商標(biāo)專用權(quán)侵權(quán)工商查處案件中如果有必要，商標(biāo)權(quán)人可以向商標(biāo)局申請馳名認(rèn)定。
2002年10月12日，最高人民法院公布《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，對于通過司法途徑認(rèn)定馳名商標(biāo)進(jìn)一步進(jìn)行了明確規(guī)定。
屆時，相應(yīng)國家行政機(jī)關(guān)和法院在審查案件過程中均可以對馳名商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定，我國馳名商標(biāo)認(rèn)定開啟行政認(rèn)定和司法認(rèn)定雙軌制階段，“按需認(rèn)定原則”尚未走上中國馳名商標(biāo)認(rèn)定制度的歷史舞臺。
二、我國馳名商標(biāo)認(rèn)定的異化加速“按需認(rèn)定”原則的確立
正如前文所述，我國馳名商標(biāo)的認(rèn)定最初僅能由原國家工商行政管理總局商標(biāo)局進(jìn)行認(rèn)定，并定期公布馳名商標(biāo)的認(rèn)定名單。
不可否認(rèn)的是，此種單軌制的認(rèn)定模式在一定時期內(nèi)發(fā)揮了重要的作用，一方面保護(hù)了我們的民族產(chǎn)業(yè)，另一方面也為引入外資起到一定的促進(jìn)作用。
但是長期實行的計劃經(jīng)濟(jì)體制，導(dǎo)致我國的消費(fèi)者對于政府推介的產(chǎn)品產(chǎn)生一種盲目的熱衷和推崇，內(nèi)心會認(rèn)為獲得馳名商標(biāo)認(rèn)定的產(chǎn)品其質(zhì)量是由國家背書或者國家認(rèn)可的，加之部分地區(qū)對于“馳名商標(biāo)”認(rèn)定企業(yè)進(jìn)行獎勵等政策的加持，大批企業(yè)開始爭先恐后的加入到馳名商標(biāo)認(rèn)定的大軍中；更有甚者，有的企業(yè)為了達(dá)到認(rèn)馳的目的，制造虛假案件進(jìn)行訴訟，使得我國馳名商標(biāo)的認(rèn)定一度變得十分混亂，脫離了馳名商標(biāo)認(rèn)定制度設(shè)立的初衷，出現(xiàn)“馳名商標(biāo)認(rèn)定異化”的現(xiàn)象。
為了讓馳名商標(biāo)認(rèn)定制度回歸正軌，我國開始通過各種措施收緊馳名商標(biāo)的認(rèn)定：
2003年，國家工商行政管理總局頒布《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》，同時廢止《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)暫行規(guī)定》，改變以前批量認(rèn)定的做法，變?yōu)椤氨粍诱J(rèn)定”、“個案認(rèn)定”的原則，突出對馳名商標(biāo)的保護(hù)，淡化管理色彩；
2007年，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)審判工作為建設(shè)創(chuàng)新型國家提供司法保障的意見》第8條規(guī)定：
依法慎重認(rèn)定馳名商標(biāo)，凡是超出認(rèn)定范圍或者不符合認(rèn)定條件的案件、原告的侵權(quán)指控不能成立的案件，不得認(rèn)定馳名商標(biāo)；
2009年，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定：
“在下列民事糾紛案件中，當(dāng)事人以商標(biāo)馳名作為事實根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認(rèn)為確有必要的，對所涉商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定…”，第三條規(guī)定：“在下列民事糾紛案件中，人民法院對于所涉商標(biāo)是否馳名不予審查…”
2013年，《商標(biāo)法》第十四條規(guī)定：
馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請求，作為處理涉及商標(biāo)案件需要認(rèn)定的事實進(jìn)行認(rèn)定。
2014年，《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第三條規(guī)定：
“商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會根據(jù)當(dāng)事人請求和審查、處理案件的需要，負(fù)責(zé)在商標(biāo)注冊審查、商標(biāo)爭議處理和工商行政管理部門查處商標(biāo)違法案件過程中認(rèn)定和保護(hù)馳名商標(biāo)?！?/p>
……
我國馳名商標(biāo)認(rèn)定制度無論是在行政案件還是民事案件中均確立了“按需認(rèn)定”原則。
三、關(guān)于我國馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”內(nèi)涵的理解
第一階段：“按需認(rèn)定”中的“需”為“當(dāng)事人的需要”
我國的馳名商標(biāo)認(rèn)定制度經(jīng)歷了從不規(guī)范到規(guī)范、再到逐步完善的過程，“按需認(rèn)定”原則就是在這個過程中逐漸確定下來的。
在“按需認(rèn)定”的理念出現(xiàn)之初，“需”一度被解讀為“當(dāng)事人的需要”，即馳名商標(biāo)認(rèn)定是根據(jù)當(dāng)事人的請求而啟動的，是否構(gòu)成馳名的審查與否要根據(jù)當(dāng)事人的需要。
關(guān)于此種認(rèn)知具有一定的歷史背景，也是“不告不理”這一基本審判原則的應(yīng)有之義。但是經(jīng)過不斷實踐，理論界開始意識到這種解讀方式與“按需認(rèn)定”要實現(xiàn)的規(guī)制目標(biāo)不符。
馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”形成的背景本是基于我國馳名商標(biāo)認(rèn)定出現(xiàn)嚴(yán)重的異化和泛濫，行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)為了有效規(guī)制和限縮馳名商標(biāo)認(rèn)定的隨意性而提出的，如果僅僅解讀為“當(dāng)事人的需要”，無異于將馳名商標(biāo)認(rèn)定與否的決定權(quán)交到當(dāng)事人手上，如此根本無法從真正意義上解決馳名商標(biāo)認(rèn)定異化的問題，故將“按需認(rèn)定”中的“需”解讀為“當(dāng)事人的需要”不具有普遍適用的合理性。
第二階段：“按需認(rèn)定”中的“需”為“案情的需要”
基于“當(dāng)事人的需要”進(jìn)行馳名與否的認(rèn)定本身具有局限性，對于馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”的理解不斷進(jìn)行調(diào)整和規(guī)范，出現(xiàn)了“需”應(yīng)當(dāng)解讀為“案情的需要”的第二種觀點。
2009年最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》中的“人民法院根據(jù)案件具體情況，認(rèn)為確有必要的”、2013年修改的《商標(biāo)法》中“作為處理涉及商標(biāo)案件需要認(rèn)定的事實進(jìn)行認(rèn)定”及2014年修改的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》中“根據(jù)…審查、處理案件的需要”等表述均是該種觀點在相應(yīng)法律法規(guī)中的體現(xiàn)。
筆者認(rèn)為，“按需認(rèn)定”原則要求既不能在當(dāng)事人未提起馳名商標(biāo)認(rèn)定時主動審查，也不能當(dāng)事人一提起認(rèn)定需求就進(jìn)行審查，而要結(jié)合具體的案情需要，在不認(rèn)定馳名商標(biāo)無法給予權(quán)利人同等救濟(jì)的“確有必要”情形下才進(jìn)行馳名與否的審查。
四、我國馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”適用的情形
馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”表述起來雖然很簡單，但是在實踐中會出現(xiàn)各種各樣不同的案情，究竟何種案情滿足“需”的要求，筆者通過檢索相應(yīng)的法律法規(guī)及生效判決，并結(jié)合自身辦理馳名商標(biāo)案件的經(jīng)驗，以期總結(jié)出一些規(guī)律供大家參考。
筆者認(rèn)為，對馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”的適用情形至少包括以下幾種：
（1）對未注冊馳名商標(biāo)造成混淆的情形；
（2）對已注冊馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)、反淡化的情形；
（3）突破無效宣告時限的情形；
（4）對抗已注冊商標(biāo)使用的情形；
（5）充分保護(hù)權(quán)利人的賠償請求權(quán)的情形；
……
1.對未注冊馳名商標(biāo)造成混淆的情形
2001年修改的《商標(biāo)法》首次明確規(guī)定對未注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)，對于廣為知曉的商標(biāo)，不管是否已經(jīng)在中國境內(nèi)注冊，均可申請認(rèn)定為馳名商標(biāo)。
2004年的“惠爾康”商標(biāo)爭議案是2001年《商標(biāo)法》修改后通過行政途徑首次實現(xiàn)對未注冊馳名商標(biāo)的認(rèn)定，同年內(nèi)蒙古小肥羊集團(tuán)的“小肥羊”商標(biāo)、中國中化集團(tuán)公司的“中化”商標(biāo)亦被認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)。
《商標(biāo)法》第十三條對于未注冊馳名商標(biāo)的規(guī)定一直沿用至今，在商標(biāo)異議、不予注冊復(fù)審或無效宣告案件中均可依據(jù)該條款請求對未注冊商標(biāo)進(jìn)行馳名保護(hù)，以相同或類似商品或服務(wù)上容易導(dǎo)致混淆為限對未注冊馳名商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)。
當(dāng)然，對于未注冊馳名商標(biāo)，既可以通過前述行政途徑予以認(rèn)定，也可以通過司法途徑（包括商標(biāo)侵權(quán)案件、企業(yè)字號與未注冊馳名商標(biāo)沖突的不正當(dāng)競爭案件、域名與未注冊馳名商標(biāo)沖突的不正當(dāng)競爭案件等）進(jìn)行認(rèn)定，典型案件如北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73民初277號“新華字典”未注冊馳名商標(biāo)案、江蘇省南京市中級人民法院“奔富”未注冊馳名商標(biāo)案等，均是在商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭案件中，由法院對未注冊馳名商標(biāo)予以認(rèn)定并進(jìn)行保護(hù)。
2. 對已注冊馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)、反淡化的情形
跨類保護(hù)是對已注冊商標(biāo)進(jìn)行馳名保護(hù)最普遍適用的情形，此處的跨類要求兩商標(biāo)指定的商品或服務(wù)不構(gòu)成類似，但相關(guān)公眾認(rèn)為兩者具有“相當(dāng)程度的聯(lián)系”，但是不需要達(dá)到“混淆”的程度；而反淡化包括三個方面的內(nèi)容：“減弱馳名商標(biāo)的顯著性”（弱化）、“貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)”（丑化）及不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)。
同樣的，在商標(biāo)異議、不予注冊復(fù)審或無效宣告案件中依據(jù)案情需要對已注冊商標(biāo)是否構(gòu)成馳名進(jìn)行行政認(rèn)定，在商標(biāo)侵權(quán)案件中、企業(yè)字號與已注冊馳名商標(biāo)沖突的不正當(dāng)競爭案件中、域名與已注冊馳名商標(biāo)沖突的不正當(dāng)競爭案件中等依據(jù)案情需要對已注冊商標(biāo)是否構(gòu)成馳名進(jìn)行司法認(rèn)定。
筆者代理的第8091917號“ 
”商標(biāo)無效宣告案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第668號和北京市高級人民法院（2017）京行終1760號判決書均通過認(rèn)定福建晉工機(jī)械有限公司名下的第1911851號“ 
”商標(biāo)在“農(nóng)業(yè)機(jī)械”商品上構(gòu)成馳名，將爭議商標(biāo)在“石油氣，潤滑油”等商品上予以無效宣告，法院在論理部分認(rèn)定爭議商標(biāo)指定的“工業(yè)用脂，潤滑油”等商品與引證商標(biāo)核定使用的壓路機(jī)、挖掘機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等有所區(qū)別，但是具有密切的聯(lián)系，許某樂在理應(yīng)知曉的情況下仍注冊爭議商標(biāo)，將無償占用權(quán)利人因付出努力和大量投資而獲得的知名度的利益成果，割裂相關(guān)公眾對引證商標(biāo)與權(quán)利人提供的商品之間的固有聯(lián)系，從而減弱馳名商標(biāo)的顯著性，進(jìn)而損害權(quán)利人作為馳名商標(biāo)權(quán)利人的利益。
在（2021）京73行初8051號行政判決書中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定爭議商標(biāo)“金典”注冊在“失禁用護(hù)墊”等商品上具有不正當(dāng)利用權(quán)利人“牛奶”商品上“金典”馳名商標(biāo)商譽(yù)的惡意，相關(guān)公眾可能會誤認(rèn)為兩者之間存在某種特定聯(lián)系，進(jìn)而對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，從而淡化引證商標(biāo)的顯著性和知名度，并且訴爭商標(biāo)的使用亦會產(chǎn)生一定的丑化、貶損權(quán)利人馳名商標(biāo)市場聲譽(yù)的影響，進(jìn)而會損害權(quán)利人的相關(guān)利益。
在（2019）京民終332號民事判決書中，北京市高級人民法院認(rèn)定騰訊科技（深圳）有限公司名下的“微信及圖”、“Wechat”商標(biāo)構(gòu)成馳名，被告微信食品公司在線下店面和線上宣傳中均使用了“微信食品”和“WECHATFOOD”標(biāo)志，該行為破壞了涉案馳名商標(biāo)與兩騰訊公司在計算機(jī)程序、信息傳送等服務(wù)或商品上的唯一對應(yīng)關(guān)系，足以減弱馳名商標(biāo)的顯著性，致使兩騰訊公司的利益受到損害；另外，微信食品公司將騰訊科技（深圳）有限公司兩枚涉案馳名商標(biāo)中的顯著識別部分“微信”作為企業(yè)字號的主要部分進(jìn)行注冊使用,容易使相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆,違反了誠實信用原則,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
最高人民法院的公報案例（2000）一中知初字第11號民事判決書中，北京市第一中級人民法院認(rèn)定杜邦公司橢圓字體的“DuPONT”商標(biāo)在中國市場上已享有較高聲譽(yù)，為中國相關(guān)公眾所熟知，屬馳名商標(biāo)；國網(wǎng)公司作為注冊域名的代理商，明知“不得使用他人已在中國注冊過的企業(yè)名稱或商標(biāo)名稱”注冊域名，卻擅自注冊域名“dupont.com.cn”，在收到杜邦公司在中國的子公司的警告信后仍不糾正其行為，足以認(rèn)定其注冊域名的行為具有惡意。
因此，國網(wǎng)公司的行為構(gòu)成對杜邦公司馳名商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。國網(wǎng)公司惡意將他人馳名商標(biāo)注冊為域名，無償占有他人的商譽(yù)為自己謀取不當(dāng)利益，違反了誠實信用原則，其行為構(gòu)成了不正當(dāng)競爭，法院依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第四條、《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十八條第(四)項、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條第一款，判決國網(wǎng)公司撤銷其注冊的“dupont.com.cn”域名。
3.突破無效宣告時限的情形
根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，無效宣告申請人請求用相對理由對爭議商標(biāo)予以無效宣告的，需要在爭議商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)提出。
對于惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制，這就直接決定了如果無效宣告申請人想要通過相對理由將注冊已經(jīng)滿五年的爭議商標(biāo)予以無效宣告，必然需要主張《商標(biāo)法》第十三條的馳名條款，通常包括三種具體的情況：
（1）通過相同或類似商品或服務(wù)上的未注冊馳名商標(biāo)對注冊滿五年的爭議商標(biāo)予以無效宣告；[1]
（2）通過不類似商品或服務(wù)上的已注冊馳名商標(biāo)對注冊滿五年的爭議商標(biāo)予以無效宣告；[2]
（3）通過相同或類似商品或服務(wù)上的已注冊馳名商標(biāo)對注冊滿五年的爭議商標(biāo)予以無效宣告。
對于前述（1）、（2）兩種情形比較容易理解，關(guān)于第（3）種情形的法律適用問題存在模糊之處，一般法院會采用“舉重以明輕”的原則參照適用《商標(biāo)法》關(guān)于已注冊馳名商標(biāo)條款的規(guī)定，筆者在此列舉自己承辦的“郎”酒無效宣告案件予以補(bǔ)充說明：
北京市高級人民法院在（2018）京行終3840號行政判決書中認(rèn)定：“商標(biāo)法突破通常的商品和服務(wù)類別的劃分，對馳名商標(biāo)在非類似商品上的特殊保護(hù)，旨在對具有較高知名度的商標(biāo)給予更強(qiáng)的保護(hù)。既然馳名商標(biāo)在非類似商品上都能夠獲得保護(hù)，其在相同或者類似商品上獲得保護(hù)，屬于法律規(guī)定中的應(yīng)有之義，完全符合‘舉重以明輕’的立法原則。本案中，雖然爭議商標(biāo)（“ 
”商標(biāo)）與引證商標(biāo)（“ 
”）核定使用在相同或者類似的商品上，但原審判決根據(jù)本案的具體情形，適用2001年商標(biāo)法第十三條第二款對爭議商標(biāo)注冊的合法性作出認(rèn)定，完全符合法律規(guī)定?！?/p>
最高人民法院在后續(xù)的（2019）最高法行申3002號判決書中對該觀點再次予以確認(rèn)：“2001年商標(biāo)法第十三條意在為馳名商標(biāo)提供強(qiáng)度和范圍大于普通商標(biāo)的特別保護(hù)，故在其第一款中明確將未注冊馳名商標(biāo)納入保護(hù)范疇內(nèi)，在第二款中突破商品和服務(wù)類別的限制，將對注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)延及不相同或者不相類似商品上。因此，一、二審法院認(rèn)為前述保護(hù)包括對于注冊馳名商標(biāo)在相同或類似商品上的保護(hù)屬于2001年商標(biāo)法第十三條第二款的應(yīng)有之義，并無不當(dāng)?！?/p>
4.對抗已注冊商標(biāo)使用的情形
2009年，最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“被告使用的注冊商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)?！?/p>
根據(jù)該規(guī)定，馳名商標(biāo)所有人可以禁止在后注冊商標(biāo)的使用， 在此類案情中，確有必要對權(quán)利人的商標(biāo)是否構(gòu)成馳名予以審查。
筆者承辦的（2017）京73民初1741號商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭案件中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定被告使用“ 
”及“ 
”標(biāo)識的行為構(gòu)成對其已注冊的第20108717號“
”商標(biāo)的使用，但是構(gòu)成對愛慕股份有限公司第3641595號“ 
”馳名商標(biāo)及第6446516號“ 
”馳名商標(biāo)的侵犯，判令禁止使用；后續(xù)北京市高級人民法院在（2020）京民終194號判決書[3]中對于北京知識產(chǎn)權(quán)法院的認(rèn)定予以確認(rèn)。
5.充分保護(hù)權(quán)利人的損害賠償請求權(quán)的情形
實踐中，很多企業(yè)為了擴(kuò)大自身商標(biāo)的保護(hù)范圍，防止商譽(yù)遭受不法侵害，在進(jìn)行商標(biāo)整體布局時，除了在核心商品或服務(wù)類別申請注冊商標(biāo)外，在其他類別也會申請注冊商標(biāo)，企業(yè)名下會有大量的“防御性商標(biāo)”。
在維權(quán)時，企業(yè)可同時主張相同或類似商品或服務(wù)上的商標(biāo)及不類似商品或服務(wù)上的商標(biāo)，通過普通侵權(quán)條款和馳名條款達(dá)到維權(quán)目的。
如果法院執(zhí)著于對“馳名商標(biāo)”能不認(rèn)定就不認(rèn)定的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，對于馳名條款不予審查，僅通過相同或類似商品或服務(wù)上的“防御性商標(biāo)”認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)，則被告完全可以主張該商標(biāo)三年內(nèi)未使用而不應(yīng)當(dāng)賠償，且獲得支持的幾率較大。
表面上看，法院已經(jīng)認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)，給予了原告救濟(jì)途徑，但是原告無法獲得任何賠償，對其保護(hù)力度并不充分；原告反而不如沒有相同或類似商品和服務(wù)上的這枚“防御性商標(biāo)”，其即可通過馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)實現(xiàn)認(rèn)定被告侵權(quán)并獲得賠償?shù)碾p重目的，這種情況的出現(xiàn)背離了對于馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)保護(hù)的制度設(shè)置初衷，有違公平。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院在(2014)京知民初字第143號民事判決書中明確指出：“因?qū)︸Y名商標(biāo)實施按需保護(hù)的原則，故通常情況下，如果商標(biāo)注冊人在同一種或類似商品上注冊的商標(biāo)足以使得其獲得與馳名商標(biāo)同等水平的保護(hù)，則無需再對商標(biāo)權(quán)人提供馳名商標(biāo)的保護(hù)。對于何為同等水平的保護(hù)，至少需要從停止侵權(quán)及賠償損失兩方面進(jìn)行考量。如果商標(biāo)注冊人在同一種或類似商品上注冊的商標(biāo)僅能夠制止侵權(quán)行為的發(fā)生，但無法獲得經(jīng)濟(jì)損失賠償，則此時應(yīng)認(rèn)定依據(jù)同一種或類似商品上注冊的商標(biāo)無法獲得與馳名商標(biāo)同等水平的保護(hù)，依據(jù)按需認(rèn)定的原則,便有必要對商標(biāo)注冊人提供馳名商標(biāo)的保護(hù)?！?/p>
浙江省高級人民法院在（2016）浙民終794號民事判決書中明確指出：“商標(biāo)禁用權(quán)的范圍具有不確定性，企業(yè)為了有效維護(hù)自身商譽(yù)，往往通過注冊系列商標(biāo)的方式明晰、鞏固其權(quán)利范圍。一旦發(fā)生侵權(quán)糾紛，商標(biāo)權(quán)人有權(quán)根據(jù)自身的商標(biāo)體系和訴訟策略選擇對其最為有利的商標(biāo)作為訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)。本案中，根據(jù)索菲亞公司在二審?fù)徶械年愂?，該公司并不生產(chǎn)、銷售集成吊頂，故第4287169號“索非亞”商標(biāo)屬于防御性商標(biāo)。此類商標(biāo)因未經(jīng)長時間實際使用，往往顯著性和知名度較低，法律對其保護(hù)力度相對較弱，即便商標(biāo)侵權(quán)行為成立，權(quán)利人也難以獲得較高的賠償數(shù)額以彌補(bǔ)其損失。司法認(rèn)定馳名商標(biāo)的本意在于更好地保護(hù)馳名商標(biāo)，在權(quán)利人享有多個商標(biāo)權(quán)的情況下，如果法院為避免認(rèn)定馳名商標(biāo)，不允許權(quán)利人選擇以馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的方式尋求更為有利的救濟(jì)，則商標(biāo)權(quán)人的合法利益就難以得到充分保障，與司法認(rèn)定馳名商標(biāo)制度的初衷亦背道而馳。”
故，在司法實踐中，在權(quán)利人同時主張了相同或類似商品或服務(wù)上的“防御性商標(biāo)”進(jìn)行普通保護(hù)及不類似商品或服務(wù)上的馳名商標(biāo)進(jìn)行馳名保護(hù)時，為了充分保護(hù)權(quán)利人的損害賠償請求權(quán)，亦應(yīng)當(dāng)對馳名條款予以審查，此種情形亦應(yīng)當(dāng)屬于滿足“按需認(rèn)定”的要求。
五、馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”對于馳名條款各要件的判斷順序的影響
以行政案件中適用《商標(biāo)法》第十三條第三款來說，其構(gòu)成要件包括：
1. 引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請日之前已經(jīng)達(dá)到馳名程度；
2. 訴爭商標(biāo)是對引證商標(biāo)的復(fù)制、摹仿；
3. 訴爭商標(biāo)指定使用的商品或服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)未構(gòu)成類似商品或服務(wù)；
4. 訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)并存容易誤導(dǎo)公眾，致使馳名商標(biāo)所有人的利益受損。
如果按照一般的審判邏輯，行政機(jī)關(guān)或法院要先對引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請日之前是否已經(jīng)達(dá)到馳名程度進(jìn)行審查，然后再審查構(gòu)成要件中的2、3、4是不是滿足，最后得出結(jié)論。
司法實踐中，較早之前的判決書中經(jīng)常會出現(xiàn)法院認(rèn)定引證商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，但是由于其他構(gòu)成要件無法滿足，最終不再給予引證商標(biāo)馳名保護(hù)的情況。
關(guān)于各要件審查順序的問題，最高人民法院在《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定征求意見稿》第十條規(guī)定：“人民法院適用商標(biāo)法第十三條第二款或者第三款，應(yīng)首先確定請求保護(hù)的商標(biāo)是否達(dá)到馳名狀態(tài)；在能夠認(rèn)定的情況下，再對訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成對馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿或者翻譯，以及是否容易導(dǎo)致混淆或者誤導(dǎo)公眾、致使馳名商標(biāo)所有人的利益可能受到損害的情形進(jìn)行認(rèn)定?！?/p>
該條款引起當(dāng)時理論界和實務(wù)界的廣泛熱議，提出該審查順序違反了按需認(rèn)定原則，最終該條款被刪除。
目前，比較普遍的做法是：如果2、3、4哪怕其中一個要件無法滿足、最終無法給予權(quán)利人馳名商標(biāo)應(yīng)有的保護(hù)，在此種情形下，不再對是否構(gòu)成馳名問題進(jìn)行認(rèn)定。
在北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出的（2019）京73行初996號行政判決書中，因訴爭商標(biāo)指定使用的“奶瓶”與各引證商標(biāo)指定使用的商品不構(gòu)成類似，需要通過認(rèn)定馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)，法院經(jīng)審查后認(rèn)定引證商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名商標(biāo)，但是考慮到其馳名的商品為“人用藥”，與“奶瓶”存在較大差異，不滿足“容易誤導(dǎo)公眾，致使馳名商標(biāo)所有人的利益受損”的要件，因此最終未給予引證商標(biāo)權(quán)利人跨類保護(hù)。
在后續(xù)的二審中，北京市高級人民法院（2020）京行終428號生效判決書認(rèn)為一審關(guān)于馳名的認(rèn)定違反了按需認(rèn)定的原則，如果最終并未給予馳名商標(biāo)的保護(hù)力度，則引證商標(biāo)是否構(gòu)成馳名法院不應(yīng)當(dāng)單獨(dú)進(jìn)行認(rèn)定。
不難看出，“按需認(rèn)定”原則直接影響了馳名條款各要件的判斷順序，如果其他要件不滿足，是否構(gòu)成馳名一般不再進(jìn)行認(rèn)定。
- 結(jié) 語 -
“按需認(rèn)定”原則是在糾正我國“馳名商標(biāo)認(rèn)定異化”的大背景下提出來的，對其內(nèi)涵的理解和適用應(yīng)當(dāng)靈活把握，避免矯枉過正。
在具體適用“按需認(rèn)定”原則的時候，要回歸對馳名商標(biāo)強(qiáng)保護(hù)的制度設(shè)置初衷，在尊重當(dāng)事人的請求權(quán)和防止馳名商標(biāo)認(rèn)定異化之間尋找到平衡點，對馳名商標(biāo)的保護(hù)不能過度也不能錯位，從真正意義上實現(xiàn)馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定”。
[1]筆者代理的（2019）京行終5865號商標(biāo)無效宣告案件中，北京市高級人民法院認(rèn)定第7608839號“伊利及圖”商標(biāo)構(gòu)成未注冊馳名商標(biāo)，將相同和類似商品上注冊滿五年的訴爭商標(biāo)“金伊麗及圖”予以無效宣告。
[2] 筆者代理的（2016）京行終字第5741號、5742號商標(biāo)無效宣告案件中，北京市高級人民法院認(rèn)定第1212844號“東鵬DONGPENG及圖”商標(biāo)構(gòu)成已注冊馳名商標(biāo)，將不類似商品上注冊滿五年的兩訴爭商標(biāo)予以無效宣告。
[3]（2020）京民終194號民事判決書入選最高人民法院“2020年度知識產(chǎn)權(quán)五十件典型案例”及北京市高級人民法院“2020年度北京法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案例”。
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