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破產(chǎn)清算是商標(biāo)未使用的正當(dāng)理由嗎?

2021-04-19
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  注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷程序中,破產(chǎn)清算是否屬于商標(biāo)未能實際使用的正當(dāng)理由?圍繞第5720789號圖形商標(biāo)(下稱涉案商標(biāo))引發(fā)的商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛一案,北京市高級人民法院日前在判決中給出了答案。

  北京市高級人民法院在判決中指出,如果商標(biāo)權(quán)利人因不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀事由,未能實際使用注冊商標(biāo)或者停止使用,或者商標(biāo)權(quán)利人有真實使用商標(biāo)的意圖且有實際使用的必要準(zhǔn)備,但因其他客觀事由尚未實際使用注冊商標(biāo),均可認定有正當(dāng)理由。

  據(jù)了解,涉案商標(biāo)于2006年11月13日提交注冊申請,后經(jīng)駁回及駁回復(fù)審程序于2010年2月7日公告核準(zhǔn)注冊,核定使用在化妝品、成套化妝用具等第3類商品上。2011年8月13日,涉案商標(biāo)的注冊人經(jīng)公告變更為德國埃勒根斯有限公司(下稱埃勒根斯公司);2019年8月20日,涉案商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至韓國多萌股份有限公司(下稱多萌公司)。

  2017年5月17日,長春市自然人李某某以涉案商標(biāo)于2014年5月17日至2017年5月16日期間(下稱指定期間)內(nèi)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用為由,向原國家工商行政管理總局商標(biāo)局(下稱原商標(biāo)局)申請撤銷涉案商標(biāo)。經(jīng)審查,原商標(biāo)局以埃勒根斯公司未提交其在指定期間內(nèi)使用涉案商標(biāo)的證據(jù)材料為由,決定對涉案商標(biāo)予以撤銷。

  埃勒根斯公司不服原商標(biāo)局所作決定,于2018年5月2日向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱原商評委)申請復(fù)審,主張其自2014年11月以來其一直處于破產(chǎn)清算程序中,與多萌公司在指定期間內(nèi)一直在辦理國際續(xù)展、轉(zhuǎn)讓等事宜,作為受讓方在核準(zhǔn)前難以大規(guī)模進行使用。

  2019年4月2日,國家知識產(chǎn)權(quán)局(根據(jù)中央機構(gòu)改革部署,原商標(biāo)局、原商評委的相關(guān)職責(zé)由國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一行使)作出復(fù)審決定認為,埃勒根斯公司提交的證據(jù)不足以證明涉案商標(biāo)于指定期間內(nèi)在其核定商品上進行了公開、真實、合法的商業(yè)使用,決定對涉案商標(biāo)的注冊予以撤銷。

  埃勒根斯公司不服上述復(fù)審決定,繼而向法院提起行政訴訟,經(jīng)多萌公司申請法院追加其參加訴訟。經(jīng)審理,法院一審判決駁回了埃勒根斯公司與多萌公司的訴訟請求。多萌公司不服,隨后提起上訴。

  北京市高級人民法院經(jīng)審理認為,在案證據(jù)不足以證明涉案商標(biāo)于指定期間內(nèi)在核定商品上進行了真實、合法、有效的商業(yè)使用,埃勒根斯公司在破產(chǎn)清算前近一年時間內(nèi)亦沒有真實使用涉案商標(biāo)的意圖或?qū)嶋H使用涉案商標(biāo)的必要準(zhǔn)備,且多萌公司亦未能提交指定期間后在核定商品上持續(xù)使用涉案商標(biāo)的證據(jù)。據(jù)此,法院判決駁回多萌公司的上訴,維持一審判決結(jié)果。(王國浩)

  行家點評

  孫志峰 北京卓緯律師事務(wù)所 合伙人、律師:注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度(下稱撤三制度)的立法宗旨,是為了鼓勵和督促商標(biāo)注冊人使用其商標(biāo)、發(fā)揮商標(biāo)在市場上區(qū)分商品來源的作用。破產(chǎn)清算會導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)利人無法正常生產(chǎn)經(jīng)營,客觀上無法使用其注冊商標(biāo),如果商標(biāo)權(quán)利人基于正處于破產(chǎn)清算階段的客觀合理事實主張無法使用其注冊商標(biāo),破產(chǎn)清算可作為注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用免于被撤銷的正當(dāng)理由。

  但是并非所有商標(biāo)權(quán)利人進入破產(chǎn)程序的案件都可以視為不使用注冊商標(biāo)的正當(dāng)理由,還需要進一步考察商標(biāo)權(quán)利人是否具有真實使用商標(biāo)的意圖及實際使用的必要準(zhǔn)備,具體可參考以下因素:

  第一,破產(chǎn)清算前的商標(biāo)使用情況。商標(biāo)權(quán)利人在商標(biāo)注冊后始終未能使用注冊商標(biāo),其商標(biāo)區(qū)分商品來源的功能使用無法發(fā)揮,即便破產(chǎn)清算,也不成為其抗辯的正當(dāng)理由。

  第二,破產(chǎn)清算期間與指定期限的關(guān)系。如果破產(chǎn)清算起始日期晚于指定期限起始日,需要提供破產(chǎn)清算之前的相關(guān)使用證據(jù),以證明其破產(chǎn)清算是阻斷其注冊商標(biāo)正常使用的正當(dāng)理由。

  第三,如果涉及商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,還要考量原商標(biāo)權(quán)利人及受讓人對商標(biāo)使用的準(zhǔn)備或使用情況,判斷其是否具有真實使用意圖。