動態(tài)與觀點
伴隨行業(yè)的分工越來越細，代加工也愈見普遍。但如果委托產品專利侵權，代工廠是否會共同擔責呢？
近日，最高人民法院（下稱最高法院）就一起涉及“觸摸框”的發(fā)明專利侵權糾紛案作出二審判決，認定廣州誠科商貿有限公司（下稱誠科公司）等5被告生產銷售的“觸摸框”（下稱被訴侵權產品）侵犯了廣州華欣電子科技有限公司（下稱華欣公司）享有的名為“一種觸摸屏及其多路采樣的方法”的發(fā)明專利權（下稱涉案專利），各被告須停止侵權，并賠償華欣公司經(jīng)濟損失等共計312.6萬元，其中，峻凌電子（東莞）有限公司（下稱峻凌公司）與佛山市廈欣科技有限公司（下稱廈欣公司）這兩家代工廠分別在105萬元和52萬元范圍內對上述賠償金額承擔連帶責任，撤銷了一審法院此前作出的各被告不構成專利侵權的一審判決。
在業(yè)內人士看來，該案二審判決在充分保護專利權人合法權益、打擊專利侵權行為的同時，引導正常參與產業(yè)分工的市場主體規(guī)范經(jīng)營活動，避免遭受侵權指控和承擔侵權責任的風險，彰顯了嚴格保護知識產權和精細化審判的司法理念。
起訴代工產品侵權
一切要從涉案專利說起。
2010年7月，案外人北京匯冠新技術股份有限公司就涉案專利提交發(fā)明專利申請，并于2013年10月獲得授權（專利號：ZL201010235151.7）。經(jīng)授權，華欣公司獨占實施許可該專利，并有權以自己名義進行維權。
2018年，華欣公司發(fā)現(xiàn)誠科公司等3家公司推出的被訴侵權產品涉嫌落入涉案專利的權利要求保護范圍，經(jīng)公證取證后，華欣公司將上述3家公司及峻凌公司、廈欣公司共同起訴至一審法院，并索賠1000萬元。
上述5家被告均否認侵權，并認為，被訴侵權產品與涉案專利不構成相同或等同，華欣公司發(fā)起訴訟的目的意在打擊競爭對手等。
對于華欣公司的起訴，一審法院經(jīng)審理認為，被訴侵權產品未落入涉案專利的權利要求保護范圍，華欣公司的主張不能成立。
華欣公司不服，向最高法院提起上訴。
最高法院經(jīng)審理后認為，被訴侵權產品具有涉案專利“觸摸屏”“觸摸檢測區(qū)”的技術特征及其他技術特征，被訴侵權產品落入涉案專利權保護范圍。經(jīng)查明，誠科公司等3家公司的股東均系華欣公司的前員工，3家公司存在信息互通、分工合作，共同實施了侵犯涉案專利權的行為。結合各被告提交的財務資料等證據(jù)，最高法院酌情確定3公司共同賠償華欣公司292.6萬元經(jīng)濟損失和20萬元合理開支。
此外，最高法院還認為，雖然在案證據(jù)尚不足以證明峻凌公司與廈欣公司明知或者應知其接受委托代為加工制造的被訴侵權產品系侵犯他人專利權的產品，故難以認定其與誠科公司等被告構成共同侵權，但兩公司踐行其注意義務的程度與其接受委托代加工的規(guī)模相比并不相稱，亦存在一定過失，須承擔相應的法律責任。
提高審查注意義務
事實上，因代加工而引發(fā)的知識產權爭議并不少見，代工廠也大多以自己對爭議專利不知情，僅是接受委托進行產品加工，不存在銷售和許諾銷售行為等理由進行抗辯。正如在該案中，峻凌公司與廈欣公司就辯稱自己已同誠科公司等簽訂了委托協(xié)議，加工過程中的工作人員和原材料均由對方提供，自己不應承擔連帶責任。不過，對于兩公司的相關主張，最高法院并未支持。那么，法院作出該判決的依據(jù)是什么呢？
對此，河南財經(jīng)政法大學法學院院長冉富強在接受中國知識產權報記者采訪時表示，代工廠是否就代工發(fā)生的被訴侵權行為承擔侵權責任，需要區(qū)分明知和非明知兩種情形。在明知的情形下，代工廠應承擔侵權責任，但是在非明知的情形下，就需要考察代工廠是否盡到了應有的注意義務、是否具有過失等。在該案中，峻凌公司曾經(jīng)為原告代工過產品，當被告委托代工功能和技術特征相同的產品時，應對此種情形格外關注，對被告的行為是否侵犯他人專利權進行適當?shù)膶彶?。同時峻凌公司規(guī)模較大，代工歷史較久，對相關業(yè)務領域應該很熟悉，對該行業(yè)的技術發(fā)展、知識產權應該有一定的認識，因此應有能力進行審查。在有能力又有義務對代工產品的知識產權情況進行審查的，但疏于審查致使侵權發(fā)生的，應該被認定為有過錯。因此，最高法院作出上述判決是合理的。
對此，北京無訟研究院專家顧問蘇志甫表示認同，并補充到，在司法裁量酌定賠償責任時，通常會考慮侵權規(guī)模、侵權人的主觀過錯以及侵權人自身經(jīng)營狀況等情節(jié)。在該案中，峻凌公司規(guī)模較大、成立時間較長，同時加工專利產品和被控侵權產品，其理應比廈欣公司更能注意到專利侵權事實，因此，最高法院認定其主觀過失更嚴重進而承擔更大的連帶賠償責任并無不當。對于廈欣公司而言，其作為代工廠，完整實施了涉案專利權利要求的技術特征，屬于事實上或通常意義上的制造行為，構成對涉案專利的直接侵權。即便權利人僅起訴廈欣公司，不起訴委托人，廈欣公司也有很大概率會被法院認定構成侵權。雖然廈欣公司主張其與委托人簽訂了知識產權免責條款，但并不等同于其已踐行其應盡的較高注意或審查義務。根據(jù)合同的相對性，知識產權免責條款所確定的權利義務僅對協(xié)議雙方，即加工者和委托者有效，其效力不及于第三人，其起到的作用僅在于賦予加工者在承擔侵權損害賠償后對委托者享有追償權。如果僅因侵權者簽訂免責條款而無法要求其承擔賠償責任，顯然無法有效保護專利權人的合法權利。當然，盡管不足以構成免于承擔賠償?shù)睦碛?，但加工制造者約定知識產權免責條款的行為可以適度降低其過失程度。
未雨綢繆規(guī)避風險
那么，代工廠如何避免類似的侵權隱患呢？
對此，冉富強建議，由于代工廠規(guī)模不一，大部分代工廠不具備審查代工產品知識產權情況的能力，因此，應根據(jù)代工廠的規(guī)?；蛘邔I(yè)能力確定其注意義務。對于規(guī)模大的代工廠施以更高的注意義務，而對于規(guī)模較小的代工廠則不宜施加過高的注意義務。
蘇志甫表示，專利法立法宗旨在于從制造這一源頭制止侵權，杜絕侵權產品的產生，使專利權獲得充分有效的保護。因此，制造者應被賦予一定的積極注意義務，其主觀不知情、很少進行專利檢索不是免除其賠償責任的合法理由。為此，代工廠在受委托之前應積極履行審查義務，例如在委托協(xié)議中加入知識產權瑕疵擔保條款、要求委托方就相應加工產品提供專利權或專利許可證明文件、要求委托方出具涉案產品不涉及侵權的法律意見書或專利檢索報告等。在未來涉及侵權糾紛時，法院會通過代工廠的前述積極注意行為認定其過錯輕微，進而降低其連帶賠償數(shù)額。同時，代工廠通過合同約定知識產權瑕疵擔保條款等方式，可以更好地實現(xiàn)案后對委托方的追償。
